И.Шалова (Зарцын и партнеры): как интернет-магазину обрести и как избежать проблем с доменом?

Юрист Ирина Шалова из юридической компании «Зарцын и партнеры» написала для E-pepper колонку о спорах про доменное имя на российских примерах.

Сегодня, пожалуй, любой успешный магазин осуществляет продажу своих товаров онлайн. Но вывод магазина на интернет-площадку имеет несколько особенностей, с которыми просто невозможно столкнуться в офлайн-торговле. Поэтому данный материал особенно касается тех, кто только-только выводит свой магазин в Интернет, однако и опытным интернет-предпринимателям будет полезен.

Открытие любого магазина начинается с покупки площадки. В офлайне это может быть бутик в торговом центре, в сети это доменное имя. 

Как раз на этом этапе мы и встречаемся с первой особенностью интернет-торговли: его практически всегда покупают, а не берут в аренду. Но это не гарантирует вам полноправного владения и возможности торговать на нем годами. Именно при покупке доменного имени предприниматели часто допускают ошибку, которая впоследствии может вылиться в штраф от 500 тыс. до 5 млн руб. Ведь когда вы берете помещение в аренду или покупаете его, вы проверяете законность владения, боясь нарушить права третьих лиц? С доменным именем все аналогично. Оно может нарушать права третьих лиц на товарный знак, а значит, поставить ваш бизнес под удар.

Самыми простыми примерами были бы суды компании Apple с администраторами доменов, но мы рассмотрим ситуацию на более близком и понятном примере.

Реальное дело из нашей практики

Так как дело судебное, то будем называть героев Истец и Ответчик:

Истец выводит свой офлайновый магазин в Интернет. При этом товарный знак зарегистрирован, и Истец работает под ним не один год. Он нашел подрядчиков на изготовление сайта и стал подбирать доменное имя. После изучения всех открытых источников Истец обнаружил действующий сайт, который полностью копирует его товарный знак. Совпадал домен, наименование и даже вид деятельности (ТЗ зарегистрирован в классах МКТУ 25 и 35) – тот сайт также торговал одеждой.

Домен Ответчика – чистая копия ТЗ Истца, но тот не давал разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков. Причем доменное имя зарегистрировано уже после регистрации ТЗ (это легко проверить, например, здесь).

Это

Через форму обратной связи на сайте Ответчику была направлена претензия по незаконному использованию товарного знака в доменном имени.Но тот в течение двух рабочих дней не ответил на эту претензию.

И это была

Не дождавшись ответа, Истец направил претензию хостинг-провайдеру домена. Тот оперативно принял меры по блокировке доменного имени в соответствии с направленной ему претензией. А ведь если бы Ответчик связался с Истцом ранее, блокировки можно было бы избежать. Для интернет-магазина такая блокировка несет существенные убытки.

Провайдер так легко согласился с требованиями Истца потому, что согласно ст. 1484 ГК РФ Истцу принадлежит исключительное право использовать товарные знаки и запрещать использование товарных знаков другим лицам. И если бы провайдер отказал, на него тоже можно было подать иск в суд. Практика по таким делам неоднозначная, но сил и времени точно будет потрачено много. Об этом мы расскажем как-нибудь в другой раз.

Три основных нюанса

1. Никто не может использовать без разрешения Истца сходные с его ТЗ обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Например, если есть ТЗ «Яблоко», не стоит регистрировать доменное имя «Яблоко.рф».

И запомните: доменное имя – это не товарный знак! Хотя с таким заблуждением мы сталкиваемся довольно часто. И картинка на вашем сайте – тоже не ТЗ, пока не пройдет регистрацию в Роспатенте. 

2. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (ч. 1 ст. 1229 ГК РФ). Отсутствие запрета не считается разрешением!

3. Регистрация доменного имени может быть аннулирована в случаях: 

• доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; 
• у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
• доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. 

Исключительное право на товарный знак может использоваться не только для индивидуализации товаров, но и для размещения его в сети Интернет. Значит, он может присутствовать и в доменном имени сайта.

Ответчик, используя этот товарный знак в своих интересах, вводит потребителей в заблуждение. К тому же его действия не просто нарушают исключительные права истца на ТЗ, но еще и препятствуют размещению информации о его собственной компании и товарах на сайте с соответствующим доменным именем. А это уже можно считать недобросовестной конкуренцией, что противоречит Парижской конвенции, п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», а также подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

При этом Ответчик игнорировал требования Истца, и тому пришлось обратиться в суд за взысканием этих убытков. 

Истец потребовал взыскать с Ответчика убытки:

• В размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
• В двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Например, Определением от 25.01.2013 г. Коллегия судей отказала Компании «Датахост Лтд, Белиз», которая являлась администратором доменного имени metlife.ru, в передаче дела для пересмотра решения судов и постановления ФАС МО, принятых по иску компании «Метрополитан лайф Иншуранс Компани, США» о запрете использования товарного знака «METLIFE», исключительные права на который принадлежат истцу, в доменном имени metlife.ru в сети Интернет, которыми исковые требования были удовлетворены.

Помните: 

Выбирая название своего товарного знака, изучите рынок! В идеальном случае, конечно, нужно подать заявку в ФИПС на проверку названия вашего продукта. Это максимально обезопасит вас на начальном этапе. 

После проведенной проверки и утвержденного названия подавайте заявку на регистрацию ТЗ. Это позволит вам защитить свои права на протяжении всего срока регистрации.

И главное: защита товарного знака начнется уже с момента подачи документов на регистрацию в ФИПС.